ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. C/ DORILER S.A. Y OTRO – DERECHO MARCARIO

Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. C/ DORILER S.A. Y OTRO – DERECHO MARCARIO” IUE: 2-40807/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la co demandada Imeta S.A., contra la sentencia definitiva No. 7/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Flores de 2º Turno, Dra. Erika Armendano.

I. Por el referido pronunciamiento de fecha 19 de mayo de 2025 (fojas 632 - 666), en lo que interesa a la instancia se falló: “ACÓJASE PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AUTOS Y CONDÉNASE A LA EMPRESA IMETA S.A. A ABSTENERSE DE UTILIZAR DISEÑOS IGUALES O SIMILARES AL DISEÑO INDUSTRIAL N°XX PROPIEDAD DE ALUMINIOS DEL URUGUAY; AL CESE DE USO DE LAS MARCAS “GALA” Y “ANOLOK” Y AL PAGO DEL LUCRO CESANTE RECLAMADO POR ALUMINIOS DEL URUGUAY, DIFIRIENDOSE SU DETERMINACIÓN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 378 DEL CGP. DESESTÍMASE LA DEMANDA RESPECTO DE DORILER S.A. EN TODOS SUS TÉRMINOS.” II. Contra dicha decisión se alzó la co demandada, Imeta S.A. interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 670 - 675, agraviándose, en lo medular, por considerar que la Sra. Jueza a quo no valoró correctamente la prueba; la sentencia recurrida carece de adecuada fundamentación respecto de los elementos probatorios en que apoya su decisión, en especial la prueba pericial y los dictámenes técnicos. Entiende que la decisora de primer grado fundó su decisión en medios probatorios carentes de validez legal, apartándose de las reglas de valoración establecidas en el Código General del Proceso; la sentencia tomó como prueba técnica lo que en realidad constituyen simples informes de parte elaborados por empleados de la actora, sustituyendo indebidamente la prueba pericial prevista en el artículo 177 del CGP. El acta notarial de fecha 25 de setiembre de 2020 y la declaración del Arq. Gustavo Martínez, quien, en su calidad de empleado de Aluminios del Uruguay, realizó mediciones en una obra sin la presencia de representantes de las codemandadas carecen de las garantías del contradictorio y del debido control técnico, ya que fueron realizadas de forma unilateral. El informe técnico presentado por la accionante fue elaborado por el Sr. Indarte, quien se desempeña como su Jefe del Departamento Técnico, a lo que se suma que no concurrió al lugar de la inspección y basó sus conclusiones únicamente en la información suministrada por Martínez, desconociendo si el procedimiento técnico empleado fue el correcto, lo que, a juicio de la apelante, resta toda fiabilidad al documento. Agrega que la pericia de parte no constituye medio de prueba, sino un acto de alegación carente de valor probatorio autónomo; y así está previsto en los artículos 177 a 185 del CGP, que prevén la intervención de peritos designados por el Tribunal o de común acuerdo entre las partes, con las garantías de idoneidad, imparcialidad y control contradictorio que no se verifican en el caso. Entiende que al haberle otorgado valor a tales informes y calificar como “prueba técnica” lo que no es sino una opinión de parte, la recurrida se apartó del régimen legal de la prueba pericial y vulneró garantías procesales esenciales. A lo que se suma que incurrió en error al afirmar que la demandada pudo haber solicitado la pericia, trasladando la carga probatoria que corresponde al actor, máxime cuando al momento de su emplazamiento la obra se hallaba concluida, lo que impedía cualquier verificación. Su parte aportó prueba documental que acredita su relación comercial regular con la actora, incluyendo facturas y comodato de maquinaria, lo que permite presumir una actuación lícita en la utilización de los productos cuestionados. En síntesis, sostiene que la sentencia valoró indebidamente informes carentes de legitimidad probatoria, apartándose de las normas de orden público que regulan la prueba pericial, por lo que la decisión debe ser revocada, al haberse fundado en elementos que no reúnen las condiciones de imparcialidad ni las garantías exigidas por el Código General del Proceso para acreditar los extremos invocados. III. Sustanciada la impugnación deducida,de fojas 680 a 683 comparece la accionante, Aluminios de Uruguay S.A. y evacuando el recurso de apelación en traslado, aboga por la confirmatoria, expresando que la jueza a quo valoró correctamente la prueba y aplicó adecuadamente el derecho. Sostiene que la infracción marcaria se encuentra acreditada, incumpliendo la demandada con la carga probatoria que le correspondía. Afirma que aportó prueba eficiente que acredita de forma concluyente la infracción al diseño industrial N.º XX y a las marcas “GALA” y “ANOLOK”, las que fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. Destaca que IMETA no presentó prueba alguna que desvirtúe dichos hechos y que, respecto a las marcas, no formuló agravio, por lo que la condena en ese punto quedó firme. Señala que la sentencia se fundó en tres medios probatorios principales: el acta notarial del Arq. Martínez, que constató perfiles con geometría y apariencia idénticas al diseño protegido; el informe técnico del Ing. Indarte, que describió similitudes sustanciales en la estructura y proporciones de los perfiles; y las declaraciones testimoniales de ambos técnicos, quienes confirmaron la correspondencia entre los perfiles observados y el diseño industrial N.º XX. Entiende que la apelante pretende desvirtuar la prueba para encubrir su omisión, puesto que era su carga solicitar y producir la pericia si lo estimaba necesario. Rechaza además el argumento de que los perfiles correspondan a la línea “GALA” o que hubieran sido adquiridos a Aluminios del Uruguay, pues no se presentó prueba que lo acredite. También descarta la relevancia de la alegada relación comercial previa entre las partes, por no guardar relación con la infracción discutida. En definitiva, manifiesta que la prueba rendida demuestra de forma categórica la infracción por copia o imitación del diseño industrial protegido y que la demandada no aportó elementos que sustenten su defensa, solicitando

I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El subexámine fue promovido por Aluminios del Uruguay S.A., contra Doriler S.A. e IMETA S.A. afirmando la existencia de infracción del diseño industrial propio identificado con el N.º XX, así como uso indebido de las marcas “GALA” y “ANOLOK” y actos de competencia desleal. Solicitó se condene a las demandadas al cese en el uso del diseño y de las marcas referidos, así como la condena al pago de daños y perjuicios, cuya liquidación solicitó diferir al procedimiento edictado en el art. 378 del CGP. IMETA S.A. contestó la demanda, oponiendo como excepciones previas la falta de representación de los apoderados de la actora -por no comprender el poder a IMETA S.A.- y defecto en el modo de proponer la demanda, al omitirse la conciliación previa y no acompañarse la documentación esencial citada, además de haberse producido prueba pericial fuera de audiencia y sin citación. En cuanto al fondo, negó haber incurrido en las infracciones que se le imputan, afirmando que su intervención se limitó al suministro de aberturas terminadas para la obra de UTE Trinidad, conforme a una solicitud de DORILER S.A. que indicaba el uso de perfiles “SISTEMA GALA” con terminación “ANOLOK BRONCE OSCURO”. Negó haber utilizado el diseño industrial N° XX (línea PROBBA) y cualquier infracción marcaria o acto de competencia desleal, señalando que el uso de tales denominaciones provino de DORILER S.A. y que su actividad no compite con la de Aluminios del Uruguay S.A. Por su parte, Doriler S.A. contestó la demanda oponiendo la excepción de incompetencia territorial, al sostener que tanto ella como IMETA S.A. tienen domicilio en Montevideo. Negó haber cometido infracción al diseño industrial N° XX, afirmando que la patente estaba vencida y que actuó como simple usuaria final al adquirir aberturas terminadas, no perfiles, por lo que su conducta no encuadra en los supuestos previstos como infracción en la Ley de Propiedad Industrial. Alegó haber obrado de buena fe, sin conocimiento ni posibilidad de advertir cualquier tipo de vulneración marcaria o acto de competencia desleal, ya que no es competidora sino cliente de la actora. Rechazó además la procedencia del reclamo de daños por falta de prueba y de nexo causal. Solicitó citar en garantía a IMETA S.A. III. Por sentencia interlocutoria N.º 485/2024 se resolvió por la sentenciante a quo: “Desestimar la citación en garantía pretendida por DORILER S.A. respecto de la codemandada IMETA SA” (fs. 279/281); y en ocasión de audiencia preliminar por sentencia interlocutoria N.º 486/2024: “Desestímase las excepciones de incompetencia, de falta de representación y de defecto en el modo de proponer la demanda.” (fs. 285), decisiones que devinieron firmes, la primera atento su falta de impugnación, y la segunda al no haberse fundado la apelación anunciada en audiencia. IV. La sentencia apelada amparó parcialmente la demanda y condenó a IMETA S.A. a abstenerse de utilizar diseños iguales o similares al diseño industrial No. XX propiedad de ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A., a cesar en el uso de las marcas “GALA” y “ANOLOK” y al pago del lucro cesante reclamado (pérdida de venta), difiriendo la cuantificación de la condena al procedimiento del art. 378 del CGP, por considerar acreditada la alegada infracción a la patente de diseño industrial No. XX registrado por la accionante. Asimismo, desestimó la demanda promovida contra DORILER S.A. por considerar que no se probó que hubiera incurrido en infracción marcaria alguna, no habiendo sido objeto de agravio la decisión en este punto, por lo que la responsabilidad de la referida codemandada se encuentra exiliada de análisis en la Alzada. V. Considera la Sala, que los agravios deducidos por Imeta S. A. (fundados principalmente en la errónea valoración de la prueba) no resultan eficientes para resolver en un sentido diverso a lo concluído en el primer grado. Es correcto lo afirmado por la recurrente, en el sentido de que la condena que le fuera impuesta asignó valor probatorio a la constatación realizada por el Arq. Gustavo Martínez en la construcción sita en la ciudad de Trinidad y su declaración recibida en audiencia, así como en el informe y declaración del Jefe del Departamento Técnico de la actora, Sr. Fernando Indarte, de los que surge que las aberturas de aluminio utilizadas en dicha obra de UTE, fueron fabricadas con perfiles muy similares a los que vende Aluminios del Uruguay. Sin embargo, tal proceder en el caso, no resulta en un agravio capaz de generar perjuicio a la co demandada, en tanto ella misma admitió que se trata de los mismos perfiles (que alegó, pero no probó, haber adquirido a la accionante, como se analizará seguidamente), por lo cual la prueba de la similitud entre los protegidos por la patente de diseño industrial y los utilizados en la referida obra por la recurrente, devino en un hecho admitido, con la consecuente innecesariedad de demostrar la similitud alegada, mediante prueba pericial, como pretende afirmarse en sede de agravios, lo que determina su rechazo. VI. Por consiguiente, habiendo basado su defensa la accionada, NO en negar la similitud o identidad de los perfiles utilizados con los protegidos por la patente respectiva; sino en que los mismos habían sido adquiridos a la actora, tal hecho era el que debía demostrar, lo que no acaeció y fue correctamente valorado en forma contraria a su interés. En efecto, no logró probar el hecho impeditivo de la alegada infracción, consistente en que las aberturas hubieran sido fabricadas con perfiles de aluminio adquiridos a la accionante. VII. Por otra parte, si bien la decisión apelada confirió eficacia probatoria tanto a la constatación e informe emanados de dependientes de la accionante, véase que ni las resultancias del acta de comprobación obrante a fojas 23 del acordonado IUE: 254-509/2020 ni el informe obrante de fojas 26 y 27, fueron valorados como prueba pericial, sino como actuaciones emanadas de “técnicos”, que si bien pueden resultan sospechosos por su vinculación con la parte actora, no resultan un medio de prueba prohibido por la ley, valorándose en su conjunto con las declaraciones testimoniales recibidas en audiencia, y RESULTANDO: las conclusiones por ellos expuestas coincidentes con las propias manifestaciones de la agonista, respecto a que se trata de perfiles similares o idénticos a los elaborados por Aluminio del Uruguay, por lo que no se comprende la recurrente afirmación de que se prescindió de la prueba pericial en el punto, la que por otra parte tampoco fue ofrecida por la agraviada. VIII. La sentenciante a quo valoró adecuadamente, como se refirió supra, que Imeta S.A. no cumplió con la carga de demostrar el hecho modificativo, impeditivo o extintivo que alegó: que las aberturas de aluminio suministradas a Doriler S.A. fueron fabricadas con perfiles de aluminio adquiridos a la acccionante. La defensa de Imeta S.A. en el caso, se fundó en que fabricó tales aberturas con perfiles que compró a la misma actora, modificando el color original para cumplir con los requerimientos de la obra (fojas 183 y 184), pero, no probó la adquisición de los referidos perfiles a Aluminios del Uruguay, ni que efectivamente fueran pintados, lo que fácilmente podría haber realizado, a vía de ejemplo mediante la declaración testimonial de la persona o personas que hubieran efectuado tal tarea de pintado Con respecto a la carga de la prueba, expresa el Dr. Gabriel Valentín, en su trabajo titulado “El principio de la libertad de la prueba y la carga de la prueba”: “Lo que importa ahora es que, aplicando el sistema de valoración de la prueba que corresponda de acuerdo a la ley, el tribunal debe evaluar el valor de convicción de los medios de prueba diligenciados en el proceso. Y bien: al culminar esa valoración, el tribunal puede encontrarse en una de estas dos situaciones: (a) considera que aquellos hechos están plenamente probados o que se ha probado plenamente su inexistencia; o (b) considera que tales hechos, o algunos de ellos, no han sido probados. En el primer caso, el tribunal tendrá esos hechos por existentes o inexistentes, RESULTANDO: absolutamente indiferente cuál de las partes tenía interés en comprobar su existencia o inexistencia y cuál de ellas aportó o dejó de aportar las pruebas correspondientes. En efecto, en virtud de la regla de comunidad de la prueba, solo interesa que los hechos objeto de prueba hayan sido, a criterio del tribunal, suficientemente probados, con absoluta independencia de que la prueba de esos hechos haya sido suministrada por la parte interesada en su prueba o por la parte contraria. En el segundo caso, en cambio, nos enfrentamos de lleno al problema que RESUELVE: la carga de la prueba. Analizando esta hipótesis, al comentar el artículo 139.1 del CGP, señalamos: "En determinados ordenamientos y en ciertas épocas, se admitía que el tribunal emitiera un non liquet, a través del cual se abstenía de resolver el requerimiento de fondo por no tener la convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos invocados. En nuestro sistema procesal actual, en cambio, como un derivado inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, el ordenamiento jurídico exige que el tribunal resuelva en un sentido u otro; ya no se admite, en ningún caso, que el tribunal se exima de este deber con un simple sibi non liquere. Para el cumplimiento de este deber, el mismo ordenamiento le indica cómo debe fallar en este caso; ese es, precisamente, la función de las reglas que distribuyen la carga de la prueba. Estas reglas, que actúan cuando la función probatoria no ha logrado su finalidad, le señalan el contenido de su fallo". Y comentando la esencia de esa regla agregábamos: "Las precisiones anteriores nos permiten afirmar que la llamada carga de la prueba supone la existencia de una regla que le indica al tribunal cómo debe fallar cuando el desarrollo de la función instructoria no le ha permitido arribar a un pleno convencimiento sobre la existencia de los hechos invocados. La doctrina moderna ha destacado suficientemente este perfil de la carga de la prueba denominándola regla de juicio. Esa regla de juicio confiere al tribunal el poder deber de fallar en un sentido determinado, a pesar de la falta de prueba. Ese es, precisamente, el sentido de la regla contenida en el artículo en análisis. Pero esta perspectiva no puede dejar en la sombra otra, de singular trascendencia. La existencia de esas reglas que indican al tribunal como fallar a pesar de la incertidumbre en torno a la existencia o inexistencia de los hechos invocados genera, como reflejo, una regla dirigida a las partes, que se ha denominado regla de conducta. Esa regla atribuye a las partes una carga en sentido técnico, esto es, la necesidad de probar ciertos hechos si se quiere evitar un fallo desfavorable. Este ha sido el sentido clásico de la carga de la prueba, como regla que le indica a las partes que hechos necesitan probar para obtener un fallo favorable. (Omissis) “La regla que distribuye la carga probatoria en el CGP [art. 139.1], atiende a la naturaleza del hecho a probar: corresponde probar, al que pretende, los hechos constitutivos de su pretensión, y al que la contradiga, los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.”, (Valentín, Gabriel; “El principio de la libertad de la prueba y la carga de la prueba”, Publicado en: RDT Abril - Junio 2014, Cita Online: UY/DOC/114/2014, citado en sentencia de la Sala N° 193/2023 - Rodríguez Marichal, Schroeder Rius-García Obregón (r)). IX. Consecuentemente, se confirmará la recurrida, por considerar que Imeta S.A. utilizó y comercializó perfiles de aluminio cuyo diseño es propiedad de la accionante, no habiendo demostrado que los mismos hubieran sido adquiridos a ella, incurriendo en la infracción marcaria que se le atribuye, al diseño industrial No. XX registrado por Aluminios del Uruguay S.A. Conforme ha expresado la Suprema Corte de Justicia en sentencia 649 /2017: “Entre los derechos de los que es titular quien obtiene el registro de una patente, el principal es el consagrado en el artículo 34 de la ley 17.164, por el cual se consagra el llamado “derecho de exclusión” o jus prohibendi, conforme al cual el titular de una patente de invención tiene el “derecho de impedir que terceros realicen sin su autorización cualquiera de los siguientes actos: (...) fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines”. X. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2º del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase a la Sede a quo. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón Ministras Esc. Laura Falchetti Escudero Secretaria Subrogante

la confirmación total de la sentencia recurrida. IV. Franqueada la alzada (fojas 686 y 688), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 697 vuelto), requiriéndose a las partes por decreto N.º 559/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 698), lo que fue cumplido (fojas 700). Pasaron los autos a estudio el 1° de octubre de 2025, culminado el cual, en sesión del 13 de abril de 2026, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. Surge de la causa que la Sala permaneció desintegrada entre el 17 de octubre de 2025 y el 15 de enero de 2026 atento la licencia médica de la Dra. Schroeder.