GARIGOYCHEA ANDRADA, MARIELA C/ MOREIRA HERNÁNDEZ, DIEGO - DERECHO MARCARIO

Para dictado de sentencia definitiva en segunda instancia los presentes autos caratulados: "GARIGOYCHEA ANDRADA, MARIELA C/ MOREIRA HERNÁNDEZ, DIEGO - DERECHO MARCARIO" I.U.E 2-20635/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra las Sentencias interlocutoria N° 700/2024 y definitiva N° 3/2025, dictadas por la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 2°, Dra. Florencia Moiso.

1- Por la sentencia definitiva impugnada, la Magistrada actuante desestimó la excepción de caducidad y de falta de legitimación activa opuestas por el demandado, y amparó la demanda en forma parcial ordenando el cese inmediato de la marca ZAFF utilizado por el demandado como nombre comercial, desestimándose en lo demás; sin especial condena procesal (fs.163-172). 2- La parte demandada interpuso recurso de apelación, y fundó agravios respecto del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria N° 700/2024 dictada en audiencia preliminar, el que fue concedido con efecto diferido (fs. 82- 84 ). Conferido el correspondiente traslado (providencia No 756/202, fs.189), es evacuado en tiempo y forma por la parte actora, quien abogó por la confirmación de las hostilizadas en todos sus términos (fs.192-197). 3- Por providencia No 889/2025 (fs. 198) el tribunal a quo franqueó la alzada de la apelación con efecto suspensivo. Los autos fueron recibidos por el Tribunal, y pasaron a estudio por su orden . Culminado el mismo, se acordó el dictado de la presente decisión por anticipado, designándose redactora a la Dra. Claudia Kelland (art. 200 del C.G.P.).

I- El Tribunal debidamente integrado por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 2 de la L.O.T.), y en la ocasión por unanimidad de sus integrantes naturales, habrá de confirmar las sentencias impugnadas, por compartir sus fundamentos según dirá; sin especial condena procesal en la instancia. II- En virtud del principio de congruencia que se impone en toda decisión judicial (art. 198 del C.G.P.), el Tribunal de alzada por mandato legal (arts. 257.1, 257.2, 257.3 del C.G.P.) se ve limitado a revisar únicamente lo que fue expresión de agravios, sin perjuicio de las facultades que le confiere el legislador acorde lo preceptúa el art. 217 y el art. 257.4 del C.G.P.. Corresponde al Tribunal -preceptivamente- efectuar el examen de la procedencia y regularidad formal de los recursos, con antelación al estudio de los agravios, pues el régimen de los medios impugnativos es de orden público. En virtud de lo referido en los Resultandos, no existe impedimento formal para analizar el mérito del accionamiento movilizado por la parte demandada. III- En la recurrida el tribunal a quo efectuó un correcto resumen del caso y de las resultancias procedimentales, a lo que el Tribunal se remite por ajustarse a las emergencias de autos, sin perjuicio de referir a los hechos principales fundantes de la pretensión para mejor intelección del presente pronunciamiento. III 1- El caso: tratan las presentes actuaciones de una acción de cese de uso indebido de marca y daños y perjuicios promovida por la titular de una marca de ropa femenina ZAFF, contra quien explota un local comercial en la ciudad de Florida que gira en el rubro de venta de ropa, utilizando la marca ZAFF como nombre comercial del local. La marca ZAFF fue registrada en el año 2001 en la clase 25 (ropa) por Carlos García, quien luego la cedió a su cónyuge, María Garigoychea (actora), quien quedó desde el año 2021 y hasta el 2031 como titular de la misma (documentos a fs. 7 a 15). La accionante tiene un local de venta de ropa en la Avda. 18 de Julio N° 1184 denominado ZAFF, donde vende productos de su marca y también ventas web en redes sociales con dicho nombre. En setiembre de 2023 constató que en calle Independencia de la ciudad de Florida (calle principal) existe una tienda de ropa denominada "ZAFF Boutique", que vende ropa de diversas marcas. El demandado es su propietario, y registró en el año 2024 la marca ZAFF en la clase 35 (publicidad, gestión y administración de establecimientos comerciales). Dada la situación referida supra, la actora acciona contra el demandado por cese de uso de marca y daños y perjuicios. III 2- La recurrida: desestimó la excepción de caducidad y de falta de legitimación activa opuestas por el demandado, y en su mérito amparó la demanda en forma parcial disponiendo el cese inmediato de la marca ZAFF por parte de la demandada como nombre comercial. Y desestimó la acción indemnizatoria, decisión que quedó ejecutoriada. IV- Apelación contra la Sentencia interlocutoria N° 700/2024 (fs. 173-174 vto.). En audiencia preliminar la a quo dictó la impugnada por la cual admitió como prueba documental (entre otros medios de prueba) actas notariales (acta de solicitud y de comprobación) con las cuales la accionante pretendía verificar la existencia del uso de la marca ZAFF por el demandado en su local comercial, y de verificarse intimar su cese (acta de intimación de cese de uso de marca). Las mismas lucen agregadas a fs. 2- 6, y fueron realizadas por el Dr. Esc. Nicolás Avedisian. En sede de apelación el demandado activa su defensa formal esgrimida al contestar la demanda, y al interponer y fundar el recurso de reposición en audiencia. En síntesis, señala que la prueba en cuestión resulta ilícita, pues el Escribano actuante es el abogado que patrocina a la actora, y su conducta no es acorde a lo dispuesto por el art. 25 literal C de la Acordada N° 7533 de la SCJ, que establece que los escribanos están inhibidos de actuar por razón de contenido en los actos en los que tengan interés personas privadas de quienes ellos o sus cónyuges dependan a sueldo o con quienes tengan sociedad. Considera que en el caso que nos ocupa, claramente el Dr. Esc. Avedesian hizo caso omiso a tal recomendación del Reglamento Notarial deviniendo la prueba inadmisible al tenor del art.144 del CGP por ilícita, imponiéndose el rechazo de tal medio de prueba en la alzada. El agravio no es de recibo. A criterio del Tribunal el medio de prueba cuestionado no es ilícito ni se trata de prueba prohibida; y en el subexamine no se advierte que resulte violatorio del Reglamento Notarial, pues al tiempo de su realización no había impedimento formal alguno, la actuación es de fecha 19 de setiembre de 2023 cuando aún no se había iniciado la causa judicial. Luego, por ser el escribano actuante también abogado no puede quedar el acta invalidada por tal circunstancia, máxime en el caso donde lo constatado en la ocasión quedó acreditado en autos y su contenido no fue impugnado (art. 1574 del CC). En suma, el reproche del apelante en la especie no afecta la validez de la prueba, solo cuestiona aspectos formales que podrían dar lugar a cuestionamientos administrativos pero no judiciales en esta ocasión. V- Apelación de la sentencia definitiva (fs. 174 vto.-188). Los agravios útiles del apelante están encaminados a cuestionar una errónea valoración de la prueba e interpretación del derecho por parte de la Magistrada actuante, que el Colegiado resume en los siguientes: V 1- Agravio sobre el vicio de incongruencia (art. 198 del CGP). El impugnante funda su agravio en un artilugio formalista, en virtud de que en el objeto del proceso se consignó que la pretensión refería al cese de uso de marca y que por contrario en la sentencia se condenó a cesar el uso del nombre comercial de esa marca. Examinada la demanda es muy clara la razón de pedir, la accionante pretende que la contraria cese en el uso de la marca de la cual es titular (ZAFF) respecto del nombre comercial del local sito en la ciudad de Florida propiedad del accionado (ZAFF Boutique, como se aprecia a fs 2 vto. foto en acta notarial). Así las cosas, el problema planteado no es que el demandado le pusiera a prendas que vende la grifa de la marca ZAFF, sino que su nombre comercial es el mismo que tiene la actora, quien a su vez registró la marca. Cabe recordar que como señala Vescovi, la congruencia debe ser entendida “... en el sentido de la debida correspondencia entre el fallo y las pretensiones deducidas en juicio por las partes, que constituye una emanación del principio dispositivo en el proceso y está consagrado, según nuestra doctrina y jurisprudencia en el art. 198 del C.G.P. cuando establece que las sentencias ‘recaerán sobre las cosas litigadas por las partes, con arreglo a las acciones deducidas’...”. (‘La casación civil’, p. 85). En términos de Calamandrei, la mirada del Tribunal se halla limitada por decirlo así, por la mirilla del principio dispositivo (y de congruencia) y no está en condiciones de ver sino lo que la partes colocan dentro del campo visual contemplado desde esta estrecha abertura. (Calamandrei, P., ‘Apuntes sobre la refomatio in peius’, en ‘Estudios sobre el proceso civil’, trad. Sentís Melendo, S. bs. As. 1961, Omeba, p. 301). Teniendo presente tales enseñanzas, sin soslayar que la determinación del objeto del proceso no presenta mayor precisión, pues, refirió al cese de marcas en general, no puede entender el apelante que la a quo falló apartándose de lo solicitado en la demanda. No hay en la recurrida un apartamiento a lo solicitado que modifique la cuestión llamada a decidirse en autos ni haya perjudicado su derecho de defensa. Por lo expuesto, el agravio no es de recibo, estamos ante una decisión judicial que cumplió con lo dispuesto en los arts. 197 y 198 del CGP. V 2- Agravio por error interpretativo de la aplicación del art. 69 de la Ley 17.011 respecto del accionamiento impetrado. El apelante considera que el fallo es jurídicamente asimétrico, pues por un lado la a quo considera que no puede admitir la excepción de caducidad porque la misma sería aplicable al nombre comercial y lo que la actora reclama es el cese de uso de la marca, no obstante, en su fallo, condena al demandado a cesar en el uso del nombre comercial del cual probó es su titular. El agravio no es de recibo. Veamos. El art. 69 preceptúa: "La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro". Dado el texto de la ley cabe distinguir marca con nombre comercial. La marca refiere, y protege, la identidad de producto y es pasible de inscripción; y el nombre comercial refiere, y protege, la identidad del negocio, y no se inscribe.

, el art. 69 de la Ley 17.011 en que funda su derecho el apelante, indica que el reclamo de quien es titular por uso de un nombre comercial contra quien usa ese mismo nombre comercial, caduca a los cinco años de su uso. Pero no significa que la acción llamada a la protección de una marca protegida que conlleve el uso de su nombre comercial siga esa misma suerte. Debe advertirse que el art. 72 de la ley señala: "No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados en la presente ley, salvo el caso en que forme parte de la marca". Y precisamente en el caso es claro que estamos ante una marca registrada y protegida (ZAFF) cuyo titular emplea como marca y como nombre comercial. POR TANTO: el reclamo de protección de la marca usada por un tercero (art.88 de la ley) sigue las reglas del art.89 ejusdem. Y tanto en doctrina como en jurisprudencia se ha afirmado la imprescriptibilidad de la acción de cese de uso de una marca. En Sentencia N°122/2023 del TAC 7° se recogen las distintas posiciones, adhiriendo el tribunal homónimo a la tesis de la imprescriptibilidad, posición que se comparte: “En cuanto a la prescripción de las acciones de cese de uso y de daños y perjuicios por una supuesta utilización indebida de una marca protegida, la Jurisprudencia uruguaya ha tomado básicamente tres posiciones: a) La acción por cese de uso y de daños y perjuicios por utilización de marca de mala fe no están sometidas a prescripción ni caducidad (v.g. “La Justicia Uruguaya” cs. 14582 y 14871); b) No prescribe la acción de cese; prescribe en un año la acción por daños y perjuicios (v.g. Sents. Nos. 127/010 y 222/2011 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6o Turno; Res. No. 159/2011 Jdo. Civil 5o -; Sent. No. i-711/011 TAC 5o; Sent. No. 255/2009 del T.A.C. 7o); c) Prescribe tanto la acción de uso como la de daños y perjuicios conforme al art. 89 Ley No. 17.011: i) Después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito; ii) Después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. No se refiere al conocimiento continuado, sino al inicial u original (ej., Sents. I- 193/2008 y 112/990 TAC 7o; Nos. 2/005 y 96/2005 TAC 1o; LJU cs. 15351 y 14952; “Anuario de Derecho Comercial” T. 13 c. 9). ... a favor de la Imprescriptibilidad de la Acción de Cese de Uso Marcario, se ha entendido invocando a Jurisprudencia y Doctrina especializada que la Acción de Cese de Uso de Marca en infracción, tanto en el régimen anterior como en el actual de la Ley No. 17.011, no está afectada por caducidad ni prescripción alguna, porque admitirlo significaría, ni más ni menos, que dar una patente de impunidad a quien utilizara una Marca en forma ilegítima; ello además, en consonancia con el art. 6 bis num. 3. del Convenio de París (ratificado por Decreto-Ley No. 14.910) del cual surge el argumento de que la anulación o prohibición de uso no tiene plazo para su reclamación cuando la marca es registrada o utilizada de mala fe ("L.J.U.", cs. 14582 y 14871; "Anuario de Derecho Comercial" No. 11, Anuario..., cs. 196 y 197; No. 1 c. 21; Sents. Nos. 127/2002 y 169/2010 T.A.C. 6o; No. 249/2003 T.A.C. 2 o; "L.J.U." c. 14852; también v. citas jurisprudenciales citadas ). Por la Imprescriptibilidad de la acción de cese de uso de marca a nivel de la doctrina uruguaya se han pronunciado favorablemente GUTIÉRREZ CARRAU ("Manual Teórico-Práctico de Marcas", 3a Edición, p. 188), BUGALLO (BUGALLO Beatriz, "Propiedad Intelectual", ps. 208-209, y de la misma Autora,"Marcas. Ley de Marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas", ps. 111- 112), LAMAS (LAMAS Mario Daniel, "Derecho de Marcas en el Uruguay", ps. 284-287) y RIPPE-BUGALLO-CASTAÑO (RIPPE Siegbert-BUGALLO Beatriz-CASTAÑO Mariela, "El sistema procedimental de la legislación marcaria", en "Revista del Colegio de Abogados del Uruguay", ps. 17-18). A esta segunda postura se pliega este Tribunal en su actual integración, por las razones que se expondrán a continuación: ...". Por economía procesal la Sala se remite a los fundamentos dados en la sentencia citada los que comparte y ameritan el rechazo del agravio en examen. V 3- Agravio referido a la interpretación del art. 5 y 68 de la Ley 17.011 y agravio referido al error en la aplicación del derecho de asimilar marca con nombre comercial. También de rechazo. El Tribunal se remite a lo manifestado supra (V 2-): marca y nombre comercial son conceptos diversos. Y el titular de la marca tiene el derecho de utilizar la misma como nombre comercial, que es precisamente lo que se verifica en autos, circunstancia que el impugnante soslaya en su apelación. Resulta evidente que la protección de la marza ZAFF registrada en la clase 25 (ropa) queda vulnerada si un tercero utiliza la marca como nombre comercial de un local donde se vende ropa; circunstancia que llama a crear confusión en el consumidor por resultar razonable que quien acude a la tienda ZAFF Boutique de la ciudad de Florida pueda hacerlo con el convencimiento razonable de que dicho comercio está vinculado con el comercio ZAFF que gira en el mismo ramo en la ciudad de Montevideo y vende prendas marca ZAFF, y de igual forma a la inversa pueden darse reclamos en Montevideo respecto de ropa adquirida en Florida. Por lo expuesto el agravio en examen es de rechazo. V 4- Agravio referido a la valoración de la prueba. El agravio gira en torno a la declaración de la única testigo por ser hija de la actora (art.157 del CGP). La Sala no desconoce que tal parentesco puede despertar sospechas, pero no puede desconocerse que se trata de una testigo necesaria por ser quien atiende el local, y por ende quien recibía los alegados reclamos generados por la inevitable confusión entre la marca registrada ZAFF y el nombre del local en la ciudad de Florida. Es por tal motivo, que la testigo no debe ser tachada, sino que la declaración debe ser valorada como lo dice la doctrina procesalista y avala la jurisprudencia, con extrema cautela. Así lo analizó el Tribunal, sin perjuicio de señalar que no se necesita numerosa prueba para establecer que el consumidor pueda verse razonablemente inducido en error por confusión, la que opera en el caso in re ipsa (igual nombre de marca igual nombre de local comercial). V 5- Agravio por no valorar la mala fe de la demanda. En congruencia a los fundamentos dados para desestimar los agravios examinados, también se rechazará el presente. Resulta incomprensible imputar mala fe a la pretensión actora, cuando quedó fehacientemente acreditado su derecho a proteger su nombre comercial y marca registrada, la que es utilizada por el demandado como nombre del local comercial de venta de ropa a menos de 100 Km. El Tribunal evidencia que el demandado no es titular del nombre comercial ZAFF, no puede serlo por la sencilla razón de que los nombres comerciales no se registran en la DNPI, sino que quedan protegidos por el registro de la marca cuando el nombre lo integra. Tal el caso que resolvió el Tribunal en Sentencia N°136/2020, por la cual se confirmó la dictada en primera instancia que condenó a la demandada a cesar en el uso el nombre comercial IARA y a la marca no registrada IARA por llevar a confusión con la marca ZARA registrada por INDITEX SA. con igual nombre comercial en sus locales. En el susbexamine el demandado registró la marca ZAFF en la clase internacional 35 que es ajena al rubro que explota (local de venta de ropa), y lo hizo 23 años después que el registro de marca de la actora, y luego de cumplidas las actuaciones notariales (acta de constatación e intimación de cese de uso de marca), a sabiendas de que le iniciarían una acción judicial de no cesar en el uso de la marca en el nombre comercial del local. VI -En definitiva, la decisión se confirmará porque el demandado no puede usar el nombre comercial ZAFF en el local de venta de ropa en Florida, por ser el nombre de la marca registrada y cedida a la actora, la que a su vez integra el nombre comercial de su local sito en Montevideo, donde se venden productos de la marca ZAFF. VII- La conducta de las partes en la segunda instancia ha sido correcta y no amerita sanción procesal (art. 261 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, art.197, 198 del C.G.P. el Tribunal, FALLA: Confírmanse las Sentencias interlocutoria N° 700/2024 y definitiva N° 3/2025; sin especial condena procesal en la instancia. HPF 5 BPC. Notifíquese a las partes a domicilio. Cumplido, devuélvase al tribunal de origen. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada